Le nom d’une application smartphone peut causer la nullité d’une marque

Le nom d’une application smartphone peut causer la nullité d’une marque

C’est ce qu’a tranché le Tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 25 mai 2018 (RG 17/07541, pibd). Ceci renforce la nécessité de mener une recherche d’antériorités poussée avant de procéder à un dépôt de marque.

L’affaire soumise aux magistrats était la suivante :

Depuis 2015, la société BIOTYFULL commercialise en ligne des coffrets contenant des produits de bien-être, sous le nom de BIOTYFULL BOX, lequel a été déposé à titre de marque française verbale le 1er septembre 2015 par son Président, et enregistré. S’apercevant que la société AUFEMININ avait ensuite également proposé à la vente des box de cosmétiques sous l’appellation « BEAUTIFUL BOX », BIOTYFULL a engagé une action en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme à son encontre.

Classiquement, le premier réflexe de tout prétendu contrefacteur est de contester le monopole qui lui est opposé. La Défenderesse a alors rétorqué que la marque BIOTYFULL BOX devait être annulée, motif pris de son droit antérieur résultant du nom de son application « BEAUTIFUL by AUFEMININ » mise en ligne entre mai 2015 et août 2015 pour tester des produits de soins et partager des avis d’internautes à ce sujet. Cet argument audacieux a finalement été rejeté, aux termes toutefois d’un raisonnement novateur.

Pour être valable, une marque doit être disponible au jour de son dépôt. Personne ne doit avoir déposé ou exploité ce même signe, ou un signe proche, pour désigner une activité économique identique ou similaire, et ce, par exemple, en tant que nom de société, nom de domaine, nom commercial, marque ou appellation d’origine.

Or, et en dehors des appellations d’origine, lorsque l’INPI examine une marque candidate à un enregistrement, il ne s’assure pas que cette condition de disponibilité soit remplie. Pour éviter une opposition à l’enregistrement d’une marque et pire, des réclamations en nullité de ladite marque qui serait enregistrée et déjà exploitée, il est recommandé d’effectuer une recherche d’antériorités. Les droits antérieurs parmi lesquels celle-ci est réalisée sont classiquement ceux précités (dénomination sociale, nom commercial, marque ou appellation d’origine).

Mais l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle qui les énumère, débute par l’adverbe « notamment », de sorte qu’il est juridiquement concevable d’y ajouter d’autres droits antérieurs.

C’est ce qui a été fait avec les noms de domaine.

Et c’est, avec ce jugement de mai 2018, ce qui est désormais effectué avec les noms d’application.

Compte tenu de cette position, nous pouvons donc plaider qu’un nom de page Facebook ou d’un autre réseau social constitue également une antériorité, opposable à une marque déposée postérieurement. La prudence est de mise !

Elle est cependant à relativiser pour deux raisons.

En premier lieu, pour que la dénomination d’une application constitue un droit antérieur, les magistrats ont exigé trois critères cumulatifs, lesquels n’étaient pas remplis dans le cas du dossier qui leur était présenté :

1- l’exploitation antérieure et suffisante de l’application (quatre mois d’exploitation ayant été jugés insuffisants),

2- la proximité des signes contestés (« Beautiful by Auféminin » ayant été estimé très différent de « Biotyfull Box »),

3- la similitude entre les activités exploitées sous ces termes (le partage d’avis sur des produits de beauté et la vente de tels produits au sein de box ayant été considéré comme éloignés).

En second lieu, il s’agit d’une décision isolée rendue en première instance, qui pourrait être remise en cause par une juridiction d’appel.

Mieux vaut adopter une marque disponible dès le début ! Parlons-en !

Coraline Favrel,

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