Peut-on vraiment utiliser librement la marque "BIG MAC" ?

Peut-on vraiment utiliser librement la marque "BIG MAC" ?

Vous en avez entendu parler. La société Mc Donald’s a été déchue de ses droits de marque sur l’appellation “BIG MAC”.

Une décision de l’Office Européen (Décision n° 14 788 C de la Division d’annulation de l’EUIPO du 11 janvier) a prononcé la déchéance de la marque UE “BIG MAC” n° 62638 déposée pourtant depuis plus de 20 ans (1996)

Une modeste chaîne de fast-food irlandaise, Supermac reprochait à McDonald’s d’empêcher son expansion hors d’Irlande en se servant de la proximité entre le nom de la société irlandaise et le hamburger ‘big mac’.

Elle saisit l’EUIPO d’une demande de déchéance.  Et là, surprise : elle gagne !

L’EUIPO estime que les preuves fournies par Mc Donald’s ne suffisent pas pour prouver que la marque BIG MAC été véritablement utilisée sur le territoire de l’Union Européenne pendant la période concernée (2012-2017).

Les preuves fournies pas Mc Do étaient insuffisantes, en ce qu’elles ne démontraient pas que les produits étaient bien proposés à la vente (“offered for actual sale“) et qu’il n’existait aucune information sur les ventes effectives ni sur les éventuels consommateurs pertinents engagés, par une offre ou par une vente.

Conséquence : Mc Do est déchue de ses droits sur la marque “BIG MAC” n°62638 !

Mais alors, si la société Mc Donald’s est déchue de ses droits, cela signifie donc que n’importe qui peut maintenant utiliser librement les mots “Big Mac” en France et en Europe ?

Non.

Mc Donald’s a fait appel. Et, s’agissant d’un simple problème de preuves, il y a de grandes chances qu’elle apporte toutes les preuves permettant de constater que les consommateurs ont été mis en présence des mots “BIG MAC” pour les produits considérés.

Certes, Mc Donald’s est (provisoirement) déchue de sa marque UE “BIG MAC” n°62638.

Mais, elle conserve :

1- une autre marque verbale UE “BIG MAC” n° 17305079, déposée le 06 octobre 2017 en classes 29, 30 et 43 (Fine mouche, Mc Do s’est dépêchée de déposer une marque identique après l’action en déchéance) 

2- une marque française verbale “BIG MAC” n° 1659236 déposée depuis 1981…

Mc Do conserve largement de quoi poursuivre en contrefaçon tous ceux qui s’amuseraient à utiliser “BIG MAC”, pour des produits et services identiques ou similaires.

Quelles leçons en tirer ?

1. Conservez vos anciennes marques ! La vieille marque française peut toujours servir, même si vous avez ensuite déposé une marque UE identique.

2. L’action administrative en déchéance et en nullité qui arrive bientôt en France va modifier les choses.

Aujourd’hui c’est le Juge judiciaire (le TGI) qui s’en charge. Bientôt (on parle de 2020), ce sera l’INPI, et les jurisprudences (notamment en matière de preuves) vont être modifiées.

Soyons prêts. Anticipons.

N’hésitez pas à venir nous voir (et venez comme vous êtes)

Martin Grasset,

Laisser une réponse